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美國商標專利局設新規嚴審中國商標申請

近年來，中國在美國的商標申請激增。從2014年的5161個申請躍升至2018年54064個申請。年申請量在四年間翻了10倍。這在很大程度上是中國跨境電商的飛速發展導致的。

美國商標律師感嘆:“從未見如此大的申請量。”申請量的猛增也帶來一些合規上的水土不服。如信息準確性，實際使用證據不足或涉嫌造假，單個樣本反復貼標等問題，代理機構非法出售商標等。

針對這種情況，美國商標專利局在今年8月3日發布了新規，要求商標申請必須由美國執照律師代理，改變了過去幾十年商標可以由外國非律師代理機構申請的規定。

另外，也加強了審計和數據庫管理，用專業IT人員和技術甄別假樣本和單個樣本反復貼標的行為。

以下是8月3日新規發布前商標委員Mary Boney Denison在美國眾議院的發言。希望能幫助中國的商標申請人及代理機構了解政策的背景和趨勢。

商標委員Mary Boney Denison在美國眾議院法院小組委員會，知識產權和互聯網司法委員會上的發言(節選)

一、簡介

美國專利商標局(USPTO)將繼續努力加強美國商標注冊的準確性和完整性，確保美國的商標體系仍然是全球標準。

商標的不正當申請和惡意注冊日漸增多，令人非常擔憂。我很榮幸今天能與您一起分享USPTO為解決這些問題所做的工作。

二、不正當申請和惡意行為

商標和品牌保護對經濟、貿易和創造就業至關重要。USPTO與商標相關的主要使命是注冊符合美國商標法要求的商標。

美國商標權的使用取決于商標在商業中的使用，除了有限的例外情況外，美國商標法規定申請人需證明在美商業使用其商標。

不幸的是，近年來，美國專利商標局的申請人數量大幅增加，他們沒有履行其法律和道德義務準確而誠實地提交申請，特別是在使用該商標的主張方面。

USPTO越來越多地收到涉及虛假或不準確使用聲明的商標申請和注冊維護文件，以及提交假冒或數字修改的樣品，這些樣品實際上并未在法律要求的正常貿易過程中在美國商業中使用該商標。

此類的問題申請很多可能是經由國外的代理機構或個人來進行。這些代理機構或個人并非美國注冊律師，所以不應該代理USPTO的商標申請。

與此同時，USPTO也在電子數據庫中發現越來越多未經授權的通信地址變更，欺詐性同意書和所有權轉讓。

USPTO現在非常關注惡意注冊，無論注冊人是誰。雖然一些不準確的或可能涉及欺詐的商標文件來自美國國內，但是其中大量的，并且越來越多的欺詐文件來自中國大陸。通常情況下，這些來自中國大陸的申請人由未經授權的中國機構代理，這些機構也在逃避USPTO的處罰。

中國在USPTO提交的商標申請數量方面領先所有國家，占申請總量的11%，第二高的外國申請人是加拿大，占申請量的2%。在無律師代理商標申請的統計中，中國還在其他國家中以80%的比例領先，德國排在第二位，其中51%的申請是專利申請。

此外，自2014年以來，來自中國的申請量呈指數級增長，從2014財年的約5,161份申請增加至2018財年的約54,064件。申請量的大幅增加與不準確和欺詐性使用聲明的增加相吻合，這可能會破壞可靠性商標注冊。USPTO將繼續打擊可能破壞商標注冊可靠性的不準確和欺詐性使用聲明。

三、美國商標局遏制濫用行為

美國專利商標局正在積極利用其現有的法定權力，從多個角度解決問題，并在其現有法定權力的范圍內開展工作。

1. 采取的措施

USPTO正在投入大量資源來實施旨在打擊不當申請和不正確使用聲明的措施，這些措施包括以下內容：

1）要求外國注冊的申請人由美國律師代理

本月早些時候，在考慮公眾對擬議規則的評論后，美國專利商標局公布了最終規則，要求外國商標申請人和注冊人由美國律師代理(84 FR 31498; 2019年7月2日)。根據最終規定，該規則于2019年8月3日生效，“商標實施規則”將要求外國住所的申請人，注冊人和商標審判和上訴委員會(TTAB)爭議當事人由美國執業律師代理他們參與與USPTO相關的任何商標事宜。要求當地律師代表外國申請人進行商標申請是包括中國在內的許多國家實施多年的共同要求，USPTO認為由美國律師代理外國申請人能夠提高商標申請的準確性，并且能降低外國律師或代理人進行未授權的法律行為的發生率。此外商標局已經發布命令，禁止一些明顯濫用美國法律申請商標的中國個人從事USTPO商標事宜。

2）建立特別工作組

今年早些時候，USPTO在商標運營部門內設立了一個特別工作組，專門審查與商標申請和注冊相關的不當行為。該工作組正在進行中，由具有審查和IT專業知識的人員組成，他們查出不正當行為，并評估適當行動以作出回應。工作組的目標包括制定和實施政策、程序和技術解決方案，以有效地處理假的樣品、虛假使用聲明、未經授權的商標提交、以及其他各種試圖打擦邊球的行為。

3）審查注冊后的維護文件

今年，USPTO將隨機審查商標的數量翻了一番，達到了每年5000個，并且增加了審計員的人數。2012年，USPTO實施了使用證明審核計劃。通過該計劃，USPTO審核注冊人在其注冊后使用聲明的準確性，該文件必須在注冊后第五年和第六年之間以及每10年進行一次。一旦被隨機選擇進行審核，所有者必須提交證明該商標用于注冊中的其他商品和服務。未使用的商標經審核可能會被取消，或者可能會從注冊中刪除不受支持的商品和服務。到目前為止，超過50%的被審計商標被迫刪除一些商品或整個商標被刪除，因為注冊人無法提供這些商品或服務的使用證明。

4）更新審查指導，并在缺乏商業使用證據的情況下不予注冊

USPTO將繼續為審查員提供多種培訓課程，內容主要涉及如何鑒別電子創建的樣品，或者電子改變的樣品。過去，當樣品不能被完全認定商業使用的情況下，USPTO只要求申請人提交替代樣本，然而，現在審查員會在這種情況下拒絕申請，并要求提供關于商標在商業中使用的更多信息和證據。上周，USPTO發布了審查指南03-19，“商業使用樣品審查：數字化創建或者更改樣本”，USPTO計劃在下次更新時將其納入“審查程序商標手冊”。該指南鏈接：

https://www.uspto.gov/sites/default/files/documents/Exam%20Guide%2003-19.pdf.

5）試點計劃：允許第三方提供審查證據，加快各方之間的非使用審查

USPTO建立了一個樣本異議郵箱，允許第三方向USPTO提交證據，證明在待審申請中提交的特定樣本是以電子方式創建或更改的。的第三方通過樣本異議程序提交的證據有助于檢測和檢查假樣本。USPTO還在探索其他方式，以便盡快從商標注冊簿中刪除未使用商標的注冊，包括2018年TTAB試點計劃，以加快解決涉及不使用或放棄注冊商標的撤銷程序。

2. 額外努力

1）建立樣本數據庫

USPTO正在使用IT方法來解決問題，比如，在提交申請時標記潛在的不當申請，并建立一個樣本數據庫，通過搜索律師來檢索不同申請人提交的不同商標，查找他們使用的樣本是否相同。

2）修改有關樣本規定

USPTO計劃依據使用樣本的先例判例法，通過設定電子提交標準來修改關于使用樣本的商標規則，包括要求網頁顯示URL和打印日期。修正案將要求商標要放在商品、商品容器、包裝、或貼在商品的標簽上。

3）提出準確性的激勵措施

USPTO正在考慮為注冊人創建激勵措施，以確保注冊商標和使用時一致。例如，USPTO不會對未經審計主動提出刪除未使用商品或服務項目的請求收費。但是，如果注冊人是在審計后(發現不合規)而被動提出刪除未使用商品或服務項目的請求， USPTO準備進行收費。

4）對“商業用途”的含義做更多的普及教育

USPTO 的統計表明，“注冊后使用證明審計計劃”中79%的注冊人有律師代理，其中52%的注冊商標被要求刪除它們之前聲稱的已經使用的商品或服務。這項數據表明，不僅是申請人不清楚法律規定，一些律師也不清楚這些規定。在極度惡劣的情節下，USPTO可能會將律師轉到登記和紀律辦公室，調查其不當行為。為了使商標申請者或所有人更了解美國的商標規則，我們將開發教育材料，并將材料發到我們的網站上。

5）要求登錄使用我們的商標申請系統和其他IT增強功能

USPTO開放的商標電子訪問系統旨在鼓勵人們申請注冊商標，但是同樣此系統也成了不良行為者濫用的工具。到2019年底，我們希望能夠通過以下方式解決這個問題：(1)增強我們的電子系統，用防火墻保護電子表格;(2)要求用戶擁有MyUSPTO.gov帳戶并登錄檔案通過TEAS形成表格。

四、中國小組

USPTO政策和國際事務委員會設有處理中國事務的小組，包括在中國三個城市的美國大使館或美國領事館設立的知識產權聯絡處。中國小組的工作在于協助實施美國的商標法。小組也聯系設在中國的電商平臺運營商以提出問題。