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美國商標(biāo)專利局設(shè)新規(guī)嚴(yán)審中國商標(biāo)申請

近年來，中國在美國的商標(biāo)申請激增。從2014年的5161個申請躍升至2018年54064個申請。年申請量在四年間翻了10倍。這在很大程度上是中國跨境電商的飛速發(fā)展導(dǎo)致的。

美國商標(biāo)律師感嘆:“從未見如此大的申請量。”申請量的猛增也帶來一些合規(guī)上的水土不服。如信息準(zhǔn)確性，實際使用證據(jù)不足或涉嫌造假，單個樣本反復(fù)貼標(biāo)等問題，代理機(jī)構(gòu)非法出售商標(biāo)等。

針對這種情況，美國商標(biāo)專利局在今年8月3日發(fā)布了新規(guī)，要求商標(biāo)申請必須由美國執(zhí)照律師代理，改變了過去幾十年商標(biāo)可以由外國非律師代理機(jī)構(gòu)申請的規(guī)定。

另外，也加強(qiáng)了審計和數(shù)據(jù)庫管理，用專業(yè)IT人員和技術(shù)甄別假樣本和單個樣本反復(fù)貼標(biāo)的行為。

以下是8月3日新規(guī)發(fā)布前商標(biāo)委員Mary Boney Denison在美國眾議院的發(fā)言。希望能幫助中國的商標(biāo)申請人及代理機(jī)構(gòu)了解政策的背景和趨勢。

商標(biāo)委員Mary Boney Denison在美國眾議院法院小組委員會，知識產(chǎn)權(quán)和互聯(lián)網(wǎng)司法委員會上的發(fā)言(節(jié)選)

一、簡介

美國專利商標(biāo)局(USPTO)將繼續(xù)努力加強(qiáng)美國商標(biāo)注冊的準(zhǔn)確性和完整性，確保美國的商標(biāo)體系仍然是全球標(biāo)準(zhǔn)。

商標(biāo)的不正當(dāng)申請和惡意注冊日漸增多，令人非常擔(dān)憂。我很榮幸今天能與您一起分享USPTO為解決這些問題所做的工作。

二、不正當(dāng)申請和惡意行為

商標(biāo)和品牌保護(hù)對經(jīng)濟(jì)、貿(mào)易和創(chuàng)造就業(yè)至關(guān)重要。USPTO與商標(biāo)相關(guān)的主要使命是注冊符合美國商標(biāo)法要求的商標(biāo)。

美國商標(biāo)權(quán)的使用取決于商標(biāo)在商業(yè)中的使用，除了有限的例外情況外，美國商標(biāo)法規(guī)定申請人需證明在美商業(yè)使用其商標(biāo)。

不幸的是，近年來，美國專利商標(biāo)局的申請人數(shù)量大幅增加，他們沒有履行其法律和道德義務(wù)準(zhǔn)確而誠實地提交申請，特別是在使用該商標(biāo)的主張方面。

USPTO越來越多地收到涉及虛假或不準(zhǔn)確使用聲明的商標(biāo)申請和注冊維護(hù)文件，以及提交假冒或數(shù)字修改的樣品，這些樣品實際上并未在法律要求的正常貿(mào)易過程中在美國商業(yè)中使用該商標(biāo)。

此類的問題申請很多可能是經(jīng)由國外的代理機(jī)構(gòu)或個人來進(jìn)行。這些代理機(jī)構(gòu)或個人并非美國注冊律師，所以不應(yīng)該代理USPTO的商標(biāo)申請。

與此同時，USPTO也在電子數(shù)據(jù)庫中發(fā)現(xiàn)越來越多未經(jīng)授權(quán)的通信地址變更，欺詐性同意書和所有權(quán)轉(zhuǎn)讓。

USPTO現(xiàn)在非常關(guān)注惡意注冊，無論注冊人是誰。雖然一些不準(zhǔn)確的或可能涉及欺詐的商標(biāo)文件來自美國國內(nèi)，但是其中大量的，并且越來越多的欺詐文件來自中國大陸。通常情況下，這些來自中國大陸的申請人由未經(jīng)授權(quán)的中國機(jī)構(gòu)代理，這些機(jī)構(gòu)也在逃避USPTO的處罰。

中國在USPTO提交的商標(biāo)申請數(shù)量方面領(lǐng)先所有國家，占申請總量的11%，第二高的外國申請人是加拿大，占申請量的2%。在無律師代理商標(biāo)申請的統(tǒng)計中，中國還在其他國家中以80%的比例領(lǐng)先，德國排在第二位，其中51%的申請是專利申請。

此外，自2014年以來，來自中國的申請量呈指數(shù)級增長，從2014財年的約5,161份申請增加至2018財年的約54,064件。申請量的大幅增加與不準(zhǔn)確和欺詐性使用聲明的增加相吻合，這可能會破壞可靠性商標(biāo)注冊。USPTO將繼續(xù)打擊可能破壞商標(biāo)注冊可靠性的不準(zhǔn)確和欺詐性使用聲明。

三、美國商標(biāo)局遏制濫用行為

美國專利商標(biāo)局正在積極利用其現(xiàn)有的法定權(quán)力，從多個角度解決問題，并在其現(xiàn)有法定權(quán)力的范圍內(nèi)開展工作。

1. 采取的措施

USPTO正在投入大量資源來實施旨在打擊不當(dāng)申請和不正確使用聲明的措施，這些措施包括以下內(nèi)容：

1）要求外國注冊的申請人由美國律師代理

本月早些時候，在考慮公眾對擬議規(guī)則的評論后，美國專利商標(biāo)局公布了最終規(guī)則，要求外國商標(biāo)申請人和注冊人由美國律師代理(84 FR 31498; 2019年7月2日)。根據(jù)最終規(guī)定，該規(guī)則于2019年8月3日生效，“商標(biāo)實施規(guī)則”將要求外國住所的申請人，注冊人和商標(biāo)審判和上訴委員會(TTAB)爭議當(dāng)事人由美國執(zhí)業(yè)律師代理他們參與與USPTO相關(guān)的任何商標(biāo)事宜。要求當(dāng)?shù)芈蓭煷硗鈬暾埲诉M(jìn)行商標(biāo)申請是包括中國在內(nèi)的許多國家實施多年的共同要求，USPTO認(rèn)為由美國律師代理外國申請人能夠提高商標(biāo)申請的準(zhǔn)確性，并且能降低外國律師或代理人進(jìn)行未授權(quán)的法律行為的發(fā)生率。此外商標(biāo)局已經(jīng)發(fā)布命令，禁止一些明顯濫用美國法律申請商標(biāo)的中國個人從事USTPO商標(biāo)事宜。

2）建立特別工作組

今年早些時候，USPTO在商標(biāo)運營部門內(nèi)設(shè)立了一個特別工作組，專門審查與商標(biāo)申請和注冊相關(guān)的不當(dāng)行為。該工作組正在進(jìn)行中，由具有審查和IT專業(yè)知識的人員組成，他們查出不正當(dāng)行為，并評估適當(dāng)行動以作出回應(yīng)。工作組的目標(biāo)包括制定和實施政策、程序和技術(shù)解決方案，以有效地處理假的樣品、虛假使用聲明、未經(jīng)授權(quán)的商標(biāo)提交、以及其他各種試圖打擦邊球的行為。

3）審查注冊后的維護(hù)文件

今年，USPTO將隨機(jī)審查商標(biāo)的數(shù)量翻了一番，達(dá)到了每年5000個，并且增加了審計員的人數(shù)。2012年，USPTO實施了使用證明審核計劃。通過該計劃，USPTO審核注冊人在其注冊后使用聲明的準(zhǔn)確性，該文件必須在注冊后第五年和第六年之間以及每10年進(jìn)行一次。一旦被隨機(jī)選擇進(jìn)行審核，所有者必須提交證明該商標(biāo)用于注冊中的其他商品和服務(wù)。未使用的商標(biāo)經(jīng)審核可能會被取消，或者可能會從注冊中刪除不受支持的商品和服務(wù)。到目前為止，超過50%的被審計商標(biāo)被迫刪除一些商品或整個商標(biāo)被刪除，因為注冊人無法提供這些商品或服務(wù)的使用證明。

4）更新審查指導(dǎo)，并在缺乏商業(yè)使用證據(jù)的情況下不予注冊

USPTO將繼續(xù)為審查員提供多種培訓(xùn)課程，內(nèi)容主要涉及如何鑒別電子創(chuàng)建的樣品，或者電子改變的樣品。過去，當(dāng)樣品不能被完全認(rèn)定商業(yè)使用的情況下，USPTO只要求申請人提交替代樣本，然而，現(xiàn)在審查員會在這種情況下拒絕申請，并要求提供關(guān)于商標(biāo)在商業(yè)中使用的更多信息和證據(jù)。上周，USPTO發(fā)布了審查指南03-19，“商業(yè)使用樣品審查：數(shù)字化創(chuàng)建或者更改樣本”，USPTO計劃在下次更新時將其納入“審查程序商標(biāo)手冊”。該指南鏈接：

https://www.uspto.gov/sites/default/files/documents/Exam%20Guide%2003-19.pdf.

5）試點計劃：允許第三方提供審查證據(jù)，加快各方之間的非使用審查

USPTO建立了一個樣本異議郵箱，允許第三方向USPTO提交證據(jù)，證明在待審申請中提交的特定樣本是以電子方式創(chuàng)建或更改的。的第三方通過樣本異議程序提交的證據(jù)有助于檢測和檢查假樣本。USPTO還在探索其他方式，以便盡快從商標(biāo)注冊簿中刪除未使用商標(biāo)的注冊，包括2018年TTAB試點計劃，以加快解決涉及不使用或放棄注冊商標(biāo)的撤銷程序。

2. 額外努力

1）建立樣本數(shù)據(jù)庫

USPTO正在使用IT方法來解決問題，比如，在提交申請時標(biāo)記潛在的不當(dāng)申請，并建立一個樣本數(shù)據(jù)庫，通過搜索律師來檢索不同申請人提交的不同商標(biāo)，查找他們使用的樣本是否相同。

2）修改有關(guān)樣本規(guī)定

USPTO計劃依據(jù)使用樣本的先例判例法，通過設(shè)定電子提交標(biāo)準(zhǔn)來修改關(guān)于使用樣本的商標(biāo)規(guī)則，包括要求網(wǎng)頁顯示URL和打印日期。修正案將要求商標(biāo)要放在商品、商品容器、包裝、或貼在商品的標(biāo)簽上。

3）提出準(zhǔn)確性的激勵措施

USPTO正在考慮為注冊人創(chuàng)建激勵措施，以確保注冊商標(biāo)和使用時一致。例如，USPTO不會對未經(jīng)審計主動提出刪除未使用商品或服務(wù)項目的請求收費。但是，如果注冊人是在審計后(發(fā)現(xiàn)不合規(guī))而被動提出刪除未使用商品或服務(wù)項目的請求， USPTO準(zhǔn)備進(jìn)行收費。

4）對“商業(yè)用途”的含義做更多的普及教育

USPTO 的統(tǒng)計表明，“注冊后使用證明審計計劃”中79%的注冊人有律師代理，其中52%的注冊商標(biāo)被要求刪除它們之前聲稱的已經(jīng)使用的商品或服務(wù)。這項數(shù)據(jù)表明，不僅是申請人不清楚法律規(guī)定，一些律師也不清楚這些規(guī)定。在極度惡劣的情節(jié)下，USPTO可能會將律師轉(zhuǎn)到登記和紀(jì)律辦公室，調(diào)查其不當(dāng)行為。為了使商標(biāo)申請者或所有人更了解美國的商標(biāo)規(guī)則，我們將開發(fā)教育材料，并將材料發(fā)到我們的網(wǎng)站上。

5）要求登錄使用我們的商標(biāo)申請系統(tǒng)和其他IT增強(qiáng)功能

USPTO開放的商標(biāo)電子訪問系統(tǒng)旨在鼓勵人們申請注冊商標(biāo)，但是同樣此系統(tǒng)也成了不良行為者濫用的工具。到2019年底，我們希望能夠通過以下方式解決這個問題：(1)增強(qiáng)我們的電子系統(tǒng)，用防火墻保護(hù)電子表格;(2)要求用戶擁有MyUSPTO.gov帳戶并登錄檔案通過TEAS形成表格。

四、中國小組

USPTO政策和國際事務(wù)委員會設(shè)有處理中國事務(wù)的小組，包括在中國三個城市的美國大使館或美國領(lǐng)事館設(shè)立的知識產(chǎn)權(quán)聯(lián)絡(luò)處。中國小組的工作在于協(xié)助實施美國的商標(biāo)法。小組也聯(lián)系設(shè)在中國的電商平臺運營商以提出問題。